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McDonald’s gana la batalla legal a Future Enterprises impidiéndole el uso de la marca MacCoffe

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El martes 5 de julio de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció sobre el conflicto, latente desde hace casi 8 años, entre la conocida compañía americana de comida rápida, McDonald’s y la empresa de venta de alimentos y bebidas, Future Enterprises, con sede en Singapur.

El origen de las desavenencias entre ambas entidades se remonta al 13 de octubre del año 2008 cuando Future Enterprises solicitó el registro de la marca denominativa MacCoffe ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante, EUIPO) en las clases 29, 30 (productos alimenticios) y 32 (bebidas) de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Marcas (Clasificación de Niza).

Como no podía ser de otra forma, el 20 de marzo de 2009, McDonald’s, quien ostenta, desde finales de la década de los 90, la titularidad de numerosas marcas que contienen los prefijos “Mac” y “Mc” (McPizza, McChicken, McNuggets, McBacon, Big Mac, McCafe, GreekMac, McRoyal, McFeast, McCroissant, entre otras), presentó escrito de oposición ante la EUIPO solicitando la denegación de registro de MacCoffe.

En un primer momento, la EUIPO aceptó registrar MacCoffe como marca de la Unión Europea concediéndole la titularidad de la misma a la empresa singapurense.

Insatisfecho con la conclusión de la EUIPO, el gigante americanono tardó en pronunciarse e interpuso recurso, solicitando la nulidad del registro de la marca MacCoffe utilizando en su defensa la titularidad de la marca de la Unión Europea McDonald’s y otras doce que incluían los elementos denominativos “Mac” y “Mc”, registrados con anterioridad.

Así mismo, la multinacional americana alegó que el registro de la marca MacCoffe por la singapurense daría lugar a que ésta se beneficiase de su reputación y notoriedad, así como la posibilidad de inducir a error a los consumidores que podrían vincular, a través de una asociación mental equívoca, MacCoffe con McDonald’s, creyéndose que pertenecen al mismo titular o que existe algún tipo de relación o conexión entre ellos debido a la semejanza entre la marca MacCoffe y las más de noventa marcas de la Unión Europea pertenecientes a McDonald’s International Property Company, Ltd., que incluyen el prefijo Mac o Mc.

Teniendo en cuenta la argumentación de la popular compañía de comida rápida, en el año 2012, la EUIPO se retractó en su decisión y dio la razón a McDonald’s anulando el registro de la marca MacCoffe.

La EUIPO, que tuvo en cuenta la reputación y notoriedad de la americana, consideró que el uso de la marca MacCoffe por Future Enterprises, podría dar lugar a un acto de competencia desleal debido al riesgo de confusión en el público, pudiendo llegar a aprovecharse la singapurense, de la reputación y fama de la estadounidense.

Como era de esperar, Future Enterprises no aceptó la decisión de la EUIPO y presentó recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) solicitando la anulación de la resolución de la EUIPO.

Desafortunadamente para Future Enterprises, el TJUE reforzó la postura de la EUIPO denegando su petición.

El alto Tribunal determinó que ambas marcas son fonética y conceptualmente muy similares lo que conlleva el riesgo de asociación por parte del público de la marca MacCoffe con otros productos de la popular McDonald’s que utilizan el mismo prefijo, así como la posibilidad de que la singapurense se aproveche indebidamente del poder de atracción, reputación y prestigio de una marca ajena, notoriamente conocida, explotando su esfuerzo comercial sin compensación económica, al dirigir ambas entidades sus productos al mismo tipo de consumidor. Por estos motivos, afirma el Tribunal que la notoriedad de las marcas de McDonald’s permite impedir el registro de marcas que combinen el prefijo “Mac” o Mc” con el nombre de productos alimenticios o de una bebida.

Ante la reciente resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea cabe interponer recurso de casación por motivos tasados, en el plazo de dos meses.

¿Continuarán las controversias entre ambas compañías o aceptará de una vez por todas Future Enterprise que el uso de MacCoffe pertenece a McDonald’s?

Quizás, tras el estudio de la fundamentación de la resolución del Tribunal Europeo, no resulte factible recurrir tal pronunciamiento, pero aunque lo fuera, habría que valorar las posibilidades de argumentar tal recurso. No debemos olvidar que, ya en el año 2006 un Tribunal de Singapur impidió a Futre Entreprises el registro de la marca MacCofee en el país asiático por motivos muy similares a los ahora tenidos en cuenta por el TJUE.

A pesar de ello, la asiática no ha cesado en su empeño de lograr el registro ante la EUIPO, obviamente, porque los beneficios que obtendría le compensarían con creces cualquier gasto previo, pero en todo caso, ahora habrán de valorar, en primer lugar, si la resolución del TJUE es recurrible en el caso concreto y de serlo, si existen argumentos jurídicos, razonamientos y jurisprudencia que apoye sus pretensiones. Todo parece apuntar a que tal recurso difícilmente se podrá sustentar legalmente porque, lo indiscutible, es que McDonald’s cuenta con una línea de negocio bajo la marca McCafe muy similar al nombre cuya inscripción se encuentra en conflicto.

Esperanza López Prado.

Abogada.

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